Od dnia 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowy uproszczony system opłat Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Oprócz wprowadzenia tradycyjnej już podwyżki większości opłat rekompensującej inflację, głównym założeniem zmian jest zapewnienie nowego wsparcia dla małych podmiotów, które będą mogły od tej pory skorzystać z 30% obniżki większości opłat związanych z postępowaniem przed EPO. Rozwiązanie to stanowi dodatkowe uzupełnienie istniejących już wcześniej i skierowanych do zbliżonej grupy zgłaszających ulg wynikających w szczególności z konieczności prowadzenia postępowania w języku urzędowym EPO, który jest inny niż język urzędowy w kraju członkowskim konwencji, z którego pochodzi ten zgłaszający.

Podstawą dla wprowadzenia nowego systemu opłat jest decyzja Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 14 grudnia 2023 r. (CA/D 16/23). Decyzja dokonuje nowelizacji w obrębie Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (zmiana zasady 6 i dodanie zasad 7a i 7b), a także zasad dotyczących opłat (Art. 14). Zachęcamy do zapoznania się z jej tłumaczeniem na język polski opublikowanym na stronie UPRP.

 

Czy dotychczasowe ulgi z których korzystali polscy zgłaszający zostały zlikwidowane?

 

W pierwszej kolejności może nasuwać się pytanie, jak wprowadzenie dodatkowej obniżki wpływa na istnienie dotychczasowych ulg. Należy więc dobitnie podkreślić, że ulga przewidziana dla zgłaszających, którzy mają miejsce zamieszkania/siedzibę/obywatelstwo państwa, którego językiem urzędowym jest inny niż jeden z oficjalnych języków EPO, zostaje zachowana. Ulga wynikająca ze zlikwidowanej zasady 6 ust. 3 została przeniesiona do nowej zasady 7a ust. 1. Zgodnie z nową regulacją, jeżeli osoba z jednego z takich państw dokona europejskiego zgłoszenia patentowego lub złoży wniosek o badanie w języku urzędowym , opłata za zgłoszenie lub badanie zostaje obniżona stosownie do zasad dotyczących opłat.

 

Kto może skorzystać z dodatkowego obniżenia opłat

 

Nowa zasada 7a ust. 3 dodana do Regulaminu wykonawczego precyzuje, że z dodatkowego obniżenia opłat mogą skorzystać:

1. mikroprzedsiębiorstwa,
2. osoby fizyczne,
3. organizacje typu non-profit, uniwersytety lub publiczne jednostki badawcze.

            Warto więc zwrócić uwagę, że zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej zniżki został określony nieco inaczej niż w przypadki tzw. ulgi językowej. W przypadku tej drugiej występuje dodatkowa kategoria podmiotów, t.j. małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których nowa obniżka nie będzie dostępna, jednak zarazem formułuje się dodatkowy wymóg dot. miejsca zamieszkania bądź siedziby w Europie podmiotu ubiegającego się o obniżkę.

 

Definicje podmiotów uprawnionych do obniżki

 

W zakresie interpretacji pojęcia “mikroprzedsiębiorstwo”, EPO odsyła nas do Zalecenia KE z dnia 6 maja 2003 dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z mikroprzedsiębiorstwem mamy do czynienia w wypadku podmiotu, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego obrót roczny lub bilans roczny wynosi poniżej 2 mln EUR.

Jeśli chodzi o organizacje typu non-profit, w komunikacie EPO z dnia 25 stycznia 2024 r. czytamy, że należy pod tym pojęciem rozumieć organizacje, które ze względu na swoją formę prawną lub statut nie mogą na mocy właściwego prawa stanowić źródła dochodu, zysku lub innego finansowych korzyści dla swoich właścicieli lub, jeżeli mogą one prowadzić działalność nastawioną na zysk, istnieje prawny lub ustawowy obowiązek reinwestycji uzyskanych zysków w interesie organizacji.

Komunikat wyjaśnia również, że termin “uniwersytet” należy rozumieć jako obejmujący klasyczne uniwersytety, t.j. instytucje edukacji wyższej i instytucje badawcze zgodnie z ich definicją we właściwym ustawodawstwie. Również placówki oświatowe na szczeblu edukacji średniej będą jednak mieściły się w zakresie tej definicji.

Wreszcie, w świetle komunikatu, publiczne jednostki badawcze to organizacje takie jak uniwersytety lub instytuty badawcze zorganizowane na mocy prawa publicznego i których głównym celem działania, niezależnie od sposobu ich finansowania, jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie wyników w drodze nauczania, publikacji lub transferu technologii. Wszelkie zyski muszą one ponownie inwestować w prowadzenie tych działań, w rozpowszechnianie wyników lub w nauczanie.

 

Zakres i wysokość dodatkowej obniżki

 

Dodatkowa obniżka, z której wymienione podmioty mogą skorzystać, dotyczy następujących opłat, które zostały wymienione w zasadzie 7a ust. 3 regulaminu wykonawczego:

1. opłata za dokonanie zgłoszenia,
2. opłata za europejskie lub dodatkowe europejskie poszukiwanie,
3. opłata za badanie, a także wcześniej uiszczona opłata za międzynarodowe poszukiwanie, jeżeli EPO pełnił rolę Międzynarodowego Organu Poszukiwań,
4. opłata za wyznaczenie,
5. opłata za udzielenie patentu,
6. opłata za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego.

Wysokość obniżki określa Art. 14 zasad dotyczących opłat. Co do zasady, wynosi ona 30%. W szczególnym przypadku, gdy EPO sporządził sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego, opłata za badanie zostanie obniżona o 75% (jeżeli jednak sprawozdanie odnosi się tylko do pewnych części międzynarodowego zgłoszenia, a badaniu ma być poddany przedmiot nieobjęty sprawozdaniem, to opłata nie ulega obniżce). Warto jeszcze nadmienić, że możliwe jest łączenie tej obniżki z dotychczas istniejącą ulgą językową.

 

Wymóg złożenia oświadczenia

 

Zgodnie z zasadą 7b, aby skorzystać z uprawnienia do dodatkowej obniżki opłat, konieczne jest dokonanie przez zgłaszającego odpowiedniego oświadczenia najpóźniej w chwili dokonywania pierwszej płatności uwzględniającej obniżkę. Oświadczenie ma potwierdzić status zgłaszającego jako osoby uprawnionej do obniżki (czyli wskazywać na przynależność do jednej z kategorii: mikroprzedsiębiorstwo, osoby fizyczna, organizacja typu non-profit, uniwersytet lub publiczna jednostka badawcza).

Warto odnotować, że w wypadkach, gdy mamy więcej niż jednego zgłaszającego, obniżka znajdzie zastosowanie, jeżeli każdy ze współzgłaszających spełni kryteria kwalifikowalności.

Zgłaszający zobowiązany jest informować EPO o wszelkich zmianach statusu wpływających na uprawnienie do skorzystania z obniżki opłat, najpóźniej w chwili uiszczania danej opłaty. Należy liczyć się z tym, że w trakcie rozpatrywania zgłoszeń EPO przeprowadzać będzie wyrywkowe badania w zakresie statusu zgłaszających; jeżeli takie badania wzbudzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności oświadczenia, będzie mógł zażądać przedstawienia dowodów.

W razie gdy w oświadczeniu zostaną wykryte nieprawidłowości, zgłoszenia, w przypadku których skorzystano z nienależnej obniżki będą uznawane za wycofane. W takim wypadku możliwe będzie ewentualne skorzystanie ze środków przewidzianych w art. 121 (dalsze rozpatrywanie europejskiego zgłoszenia patentowego) i art. 122 (przywrócenie terminu) EPC; zgłaszający może również żądać wydania decyzji w trybie zasady 112 ust. 2 regulaminu wykonawczego (stwierdzenie utraty praw). W przypadku opłat za utrzymanie w mocy europejskiego zgłoszenia patentowego, przewiduje się sześciomiesięczny termin na wniesienie opłaty w prawidłowej wysokości (podobnie jeżeli nie zostało złożone żadne oświadczenie).

 

Ograniczenie możliwości skorzystania z dodatkowej obniżki

 

Dodatkowa obniżka nie będzie dostępna dla podmiotów, które dokonały 5 lub więcej europejskich zgłoszeń patentowych lub zgłoszeń w trybie międzynarodowym Euro-PCT w okresie 5 lat poprzedzających:

• datę złożenia danego europejskiego zgłoszenia patentowego albo
• datę wejścia w europejską fazę danego zgłoszenia procedowanego w trybie międzynarodowym Euro-PCT.

Decyzja Rady Administracyjnej precyzuje, że w przypadku wcześniejszych europejskich zgłoszeń patentowych za właściwą datę przyjmuje się datę zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń procedowanych w trybie międzynarodowym Euro-PCT – datę wejścia w fazę europejską (zasada 7a ust. 4).

Ograniczenie to znajdzie zastosowanie niezależnie od faktu, czy w przypadku zgłoszeń już dokonanych skorzystano ze zniżki.